本案為美國商標侵權糾紛，原告為Uncommon,LLC，被告為Spigen，Inc.。原告與被告都是手機殼的制造商和零售商。原告于2009年開始推廣“CAPSULE”品牌的手機殼，此產(chǎn)品首次交易發(fā)生于2010年7月。而后，2012年9月原告向美國專利商標局申請注冊第4338254號商標，商標信息如下：

由于本案中涉及“capsule”商標的顯著性問題，因此將美國專利商標局對以下商標的審查情況列舉如下，僅供參考：

（一）案件事實

1.原告主張

根據(jù)《美國聯(lián)邦商標法》（也稱“拉納母法案”）以及伊利諾伊州相關法律規(guī)定，原告認為被告未經(jīng)允許使用“capsule”商標侵犯了其商標權，屬于不正當競爭行為。

2.原告訴訟理由

聯(lián)邦法院在審理此案件時在以下三方面的審查存在錯誤：

（1）采納了Kirk Martensen的宣誓書；

（2）撤銷了原告的商標；

（3）被告使用“capsule”商標不會引起相關公眾混淆。

3.被告抗辯理由

（1）被告向法院遞交了消費者調(diào)查報告以及專家宣誓書；

（2）被告以原告商標具有描述性為由申請撤銷原告商標。

（二）訴訟過程

原告Uncommon,LLC于2015年12月向美國伊利諾伊北區(qū)聯(lián)邦法院對被告SPIGEN,INC.提起了商標侵權訴訟；被告則向法院申請撤銷原告的capsule商標。

被告遞交的證據(jù)材料主要為：KirkMartensen進行的消費者調(diào)查報告；DougBania基于消費者調(diào)查報告出具的宣誓書，以表明原告商標具有描述性，并且該商標未通過使用獲得第二含義；被告使用商標“capsule”并未侵權其商標權利，不會損害原告利益的證據(jù)。

在簡易判決階段，原告指出在案件信息披露的程序中，被告聘請的專家KirkMartensen在遞交的文件中承認“他并非調(diào)查方法論領域的專家”，因此被告遞交的證據(jù)應不予采納。同時，被告嘗試彌補前期信息披露的不足，補充提交了KirkMartensen的宣誓書，聲明其在制作調(diào)查報告前期已經(jīng)說明了此報告的具體方法論。但原告堅持此階段的補充文件不符合相關程序規(guī)定，屬于無效證據(jù)。即便該證據(jù)有效，也無法充分證明KirkMartensen屬于調(diào)查方法論方面的專家。

2018年3月聯(lián)邦法院經(jīng)過審理認為：

1.被告遞交證據(jù)雖然存在缺陷，但是對于案件本身無實質(zhì)影響；

2.原告的商標具有描述性，且未通過使用獲得第二含義，因此裁定撤銷該商標；

3.被告使用“capsule”不會引起相關公眾混淆。

基于上述理由，原告訴被告使用“capsule”侵犯其商標權利，構成不正當競爭行為的理由不成立。

原告不服聯(lián)邦法院判決，于2019年4月向美國第七巡回法庭提交了上訴申請，美國第七巡回法庭經(jīng)過審理駁回了上訴請求，維持原判。

（三）審理結(jié)果

巡回法庭針對原告的不同主張以及雙方爭議焦點進行了審理，最終認定原告上訴理由不成立，維持原聯(lián)邦法院的判決，即被告商標使用行為未構成商標侵權；同時認定原告商標具有描述性，撤銷原告商標。

（一）爭議焦點

1.對被告提交的KirkMartensen的消費者調(diào)查報告及宣誓書是否予以采納

巡回法庭認為被告未在信息披露程序中披露KirkMartensen具備提供消費者調(diào)查報告的專家資質(zhì)違反了法律規(guī)定。但是聯(lián)邦法院認為，由于被告的這一行為并未導致案件程序終止，也對原告未產(chǎn)生不利影響。并且，根據(jù)《聯(lián)邦民事訴訟程序》第37（c）（1）條的相關規(guī)定，被告上述失誤行為屬于法律規(guī)定的例外情況，因此法院對被告遞交的消費者調(diào)查報告予以采納。

巡回法庭基于以下理由同意聯(lián)邦法院的觀點：

首先，判斷被告在信息披露階段的失誤行為是否屬于法律規(guī)定的特殊情形，即“無實質(zhì)性影響或者于本案無不利”時，需要綜合考慮以下要素：涉及的證據(jù)材料是否會造成對方當事人的錯誤認知或意外；對方當事人避免錯誤認知的能力；破壞該訴訟的可能性；不提前披露證據(jù)的惡意或故意行為。

基于上述要素，巡回法庭認為：第一，被告在信息披露階段的失誤并未使得原告感到意外，并且被告及時披露了KirkMartensen的調(diào)查及基礎數(shù)據(jù)，遞交了KirkMartensen的資質(zhì)文件，還有DougBania基于此調(diào)查報告出具的宣誓書。因此調(diào)查報告已經(jīng)解釋了KirkMartensen所采納的方法論以及可接受的研究規(guī)則。第二，被告的行為并未導致訴訟程序終止。第三，雖然原告認為被告的失誤行為導致其無法及時質(zhì)疑被告遞交的調(diào)查報告中方法論的合理性，也無法尋找質(zhì)證專家，但是原告仍可以對被告提交的調(diào)查報告進行質(zhì)疑，原告也可另行提交消費者調(diào)查報告以反駁被告的觀點，或者要求被告進一步披露相關信息。巡回法庭認為，被告披露信息不全并未使原告遭受損失，即便原告確實遭受了損失，該損失也并非是不可挽救的。因此，被告的行為屬于法律規(guī)定的特殊情形，其遞交的證據(jù)應當予以采納。

2.原告商標的有效性

維持證明原告商標有效性的兩種方式為：一，該商標具有暗示性，而非描述性；二，該商標通過使用獲得了第二含義，具備了商標應有的顯著性。

由于原告并未遞交相關證據(jù)材料證明其商標通過使用獲得了第二含義，并且在美國專利商標局決定撤銷該商標后，原告以該商標的非描述性提起了復審，因此巡回法庭認為本案中僅需針對該商標是否具有描述性進行審理。

首先，被告提交了大量證據(jù)證明很多同行業(yè)者在多種場合使用“capsule”指代手機殼產(chǎn)品。但原告并未遞交任何證據(jù)證明商標具有顯著性，僅論述了其他市場主體使用“capsule”有搭便車的企圖。這樣的論述顯然是不充分的。

其次，巡回法庭采取了在判斷商標是否有描述性時常用的想象程度測試。通過測試，由于“capsule”具備手機殼的特性，即包裹、儲藏、保護，因此用于手機殼等指定商品上的“capsule”一詞更偏向于描述性詞匯。

第三，雖然在判斷商標是否有描述性時不能完全依靠詞典，但是本案中詞典上明確說明了“capsule”的釋義為“小殼，信封或者覆蓋物”且“上述物體是可以包裹住物品的”。原告對此釋義未提出質(zhì)疑。因此詞典釋義進一步說明了“capsule”具有描述性。

第四，巡回法庭同時參考了美國專利商標局對于“capsule”商標的注冊情況。如上文所述，雖然美國專利商標局相繼核準了Vatra,Inc.的商標“capsule”以及本案原告的商標“CAPSULE”，但根據(jù)美國專利商標局最新的審查趨勢來看，審查員更傾向于認定“capsule”屬于具有描述性的詞匯。

綜上，巡回法庭認為聯(lián)邦法院撤銷原告商標符合法律規(guī)定。

3.原被告商標的混淆可能性

在判斷被告使用“capsule”商標是否會造成公眾對商品來源產(chǎn)生混淆時，巡回法庭采納了以下七個要素，詳細分析如下：

（1）商標近似性

巡回法庭考慮了雙方當事人商標的實際使用情況，而非僅在隔離狀態(tài)下對商標的近似性進行對比。雙方商標使用情況如下：

（原告手機殼）

（被告手機殼）

雙方商標使用的都是無襯線字體（sans-serif字體），黑色字體，且“capsule”都是獨立使用的。雖然它們在包裝上的位置不同，但是從商標整體使用的角度判斷，構成近似。

（2）商品類似性

雙方當事人均承認使用商標的商品為智能手機殼，在雙方使用的商品構成類似這一問題上沒有異議。

（3）商標用于指定商品上的使用地區(qū)和使用形式

（4）相關公眾的注意程度

由于涉案商品非常常見且并不昂貴，因此相關消費者通常在購買時無需特別注意。

（5）原告商標是否具備導致公眾混淆的顯著性和知名度

首先，如前所述，原告商標缺乏顯著性，且并未通過使用獲得顯著性。

其次，原告未能證明其商標經(jīng)過了大量使用，且通過分析被告遞交的調(diào)查報告可知，大部分相關公眾并未將“capsule”與原告建立唯一對應聯(lián)系。同時，雙方當事人在使用“capsule”時未將其放置于顯著的位置，故而相關公眾很難會對一個可能忽略的標志產(chǎn)生混淆。

（6）實際混淆

原告并未遞交任何證明實際混淆的證明材料。

（7）被告商標假冒原告商標的故意

原告并未遞交任何證明被告惡意使用“capsule”以及該行為屬于不正當競爭行為的證明材料。

綜上，巡回法庭維持了聯(lián)邦法院的判決，即商標雖然構成近似，但是不會導致消費者對產(chǎn)品來源產(chǎn)生混淆。

（二）雙方訴訟策略

1.原告訴訟策略

（1）原告基于其在先商標權利提起了商標侵權訴訟；

（2）原告利用被告信息披露階段的失誤，以期在判決階段說服法官對被告證據(jù)不予采納。

2.被告訴訟策略

（1）積極應訴，同時及時申請撤銷原告的在先商標；

（2）重視當?shù)胤梢?guī)定的訴訟程序，按照要求積極參與法律程序；

（3）采用了商標侵權案件中最具有效力的證據(jù)——消費者調(diào)查報告。

（一）值得國內(nèi)企業(yè)借鑒的經(jīng)驗

1.重視國際訴訟，積極展開應訴

國內(nèi)企業(yè)在收到國際訴訟通知時，切不可輕視或者忽略，應該調(diào)整心態(tài)。一方面，積極運用多元化的糾紛解決方式，通過各種法律途徑積極應訴，并及時組織律師團隊評估雙方的實力找到妥善的訴訟方案；另一方面，嘗試尋求和解以最大程度地維護自身利益，將可能的損失降到最低。

2.對相關訴求進行分析并及時提出反訴

當國內(nèi)企業(yè)收到相關侵權訴訟的官方通知時，應及時了解當?shù)叵嚓P政策，及時采取相關措施，如訴前禁令或?qū)Ψ较嚓P權利提交撤銷/無效申請，以瓦解對方在先權利，創(chuàng)造贏得訴訟的機會。

本案中，被訴侵權人在商品上實際使用的商標與在先權利人的商標構成了類似商品上的近似商標，如未及時對其商標權利提出撤銷申請，則被訴侵權人使用“capsule”的行為被判定為侵犯其商標權的可能性將大大增加。

3.充分了解發(fā)生糾紛所在國家/地區(qū)的法律程序

充分了解發(fā)生糾紛所在地的法律程序，并遵循當?shù)匾蠓e極參與各個訴訟程序。由于海外的侵權糾紛多數(shù)是依據(jù)相關知識產(chǎn)權法或者不正當競爭法提出的，因此訴訟程序較為復雜，訴訟程序間緊密聯(lián)系，如錯過其中任何一個程序，都可能會影響案件判決結(jié)果。

（二）對國內(nèi)企業(yè)提出的反思

1.正確選擇商標，及時進行商標布局

中國企業(yè)進軍海外市場最重要的是及時進行商標布局，如果發(fā)生海外商標侵權糾紛后再進行商標布局，只能是“亡羊補牢”。因此在企業(yè)初創(chuàng)階段就需要及時建立海外品牌，并進行商標注冊申請。

在選擇商標時，需要選擇獨創(chuàng)性、顯著性較強的詞匯或圖形或當?shù)胤梢?guī)定的其他構成要素，避免使用描述性詞匯、不良影響詞匯以及其他不具備區(qū)分商品或服務來源的詞匯。除此之外，建議國內(nèi)企業(yè)選擇商標時避開知名品牌，避免傍名牌的嫌疑。還需要特別注意的是，要避開行業(yè)內(nèi)使用較多的詞匯，以免最終淪為通用名稱，喪失商標權。

2.重視品牌規(guī)范化管理

隨著國內(nèi)企業(yè)日益走向國際市場，重視品牌建設、提高品牌質(zhì)量、重視品牌規(guī)范化管理、把握市場份額變得至關重要。國內(nèi)企業(yè)要堅持公平競爭、互利共贏的原則，為品牌發(fā)展創(chuàng)立良好的國際環(huán)境。

3.重視商標持續(xù)使用，并定期保存使用證據(jù)

品牌所有人需重視品牌規(guī)范化使用，避免因商標不規(guī)范使用而造成權利喪失，甚至發(fā)生侵權行為。

本案中原告在訴訟過程中并未遞交相關使用證據(jù)證明其商標已通過大量使用建立了穩(wěn)定的消費群體并且其商標已與其自身建立了唯一穩(wěn)定的聯(lián)系；也并未遞交任何商標使用證據(jù)以證明商標通過大量使用獲得了第二含義，使得商標沒有獲得應有的顯著性，最終導致商標被判定具有描述性而被撤銷。

如果商標權利人積極使用商標，即便是顯著性相對較弱的商標，通過長時間的大量使用也可能被賦予第二含義，從而在被第三方申請撤銷時得以維持注冊。

另外，重視商標使用形式，提升品牌形象和知名度。建議注冊和使用符合品牌形象的字體、顏色以及VI設計等，并且在產(chǎn)品包裝的顯著位置使用商標，有助于消費者識別品牌形象、區(qū)分商品來源。還可以通過長期大量的使用，在消費者心中建立積極的品牌形象，為商標與企業(yè)之間建立唯一指定聯(lián)系，提高品牌知名度和美譽度。

4.重視海外訴訟團隊

由于國內(nèi)企業(yè)走向國際市場一方面面臨著不熟悉當?shù)胤审w系的問題，另一方面不同國家/地區(qū)的法律時限以及法律程序要求不同，及時對訴訟作出快速反應有助于在訴訟中掌握一定的主動性，因此重視海外訴訟團隊，對于國內(nèi)企業(yè)走出去有重要的潤滑作用。

尤其是對于訴訟時效較短的案件，及時利用當?shù)靥厥獬绦蜻M行反訴、證據(jù)固定等，可以為海外訴訟贏得一定的主動權。

5.重視中央財政以及各地政府的政策

鑒于海外維權、侵權案件復雜且花費較高，國內(nèi)企業(yè)在進入目標市場前可關注中央財政以及各地政府對于海外維權、侵權案件的政策支持，包括但不限于維權專家、平臺、資助政策等。（來源：首都知識產(chǎn)權服務業(yè)協(xié)會、康信知產(chǎn)）

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